Znak towarowy. Jak go zarejestrować i chronić [AMA]

01.07.2019 AUTOR: REDAKCJA

– Warto chronić znak towarowy niezależnie od wielkości firmy – mówi Marek Czyżewski, CEO Pravna.pl, który podczas czerwcowej odsłony AMA odpowiedział na Wasze pytania dotyczące rejestracji znaków towarowych. Poniżej znajdziecie zapis dyskusji.

AMA, czyli ask my anything na facebookowej grupie Marketing i Biznes to cykliczne spotkania z ekspertami z różnych branż, którym nasi czytelnicy zadają nurtujące pytania i otrzymują satysfakcjonujące odpowiedzi.   

Słyszałem o praktyce „szantażowania” firmy przez uprzednią rejestrację nazwy produktu lub firmy i wymuszanie opłat za prawo do znaku towarowego. Jak bronić się przed tą praktyką?

Warto zarejestrować znak towarowy jak najszybciej, na samym początku prowadzenia działalności gospodarczej. Na zachodzie firmy są dużo bardziej świadome tego problemu i rejestrują znak właśnie na początku. U nas jest trochę tak, że „udało się, to może teraz uda się zastrzec”. Jeśli zwlekamy z decyzją o rejestracji, może zdarzyć się sytuacja, że w międzyczasie inna firma zacznie korzystać z identycznej lub podobnej nazwy do naszej i zarejestruje nazwę w Urzędzie Patentowym. 

Procedura unieważnienia takiej rejestracji jest długotrwała i kosztowna. Dodatkowo taka firma może żądać zaniechania korzystania z nazwy/logo. Jeśli firma w międzyczasie stanie się rozpoznawalną firmą, i tak będziecie zmuszeni do zmiany nazwy firmy/produktu, co może narazić firmę na duże straty wizerunkowe i utratę rozpoznawalności na rynku. Podejście „a może się uda” weryfikują setki historii naszych klientów.

Czy mając małą firmę, znak towarowy jest dla mnie?

Warto chronić znak towarowy niezależnie od wielkości firmy. Wśród naszych klientów są fryzjerki, piekarze, restauratorzy, a także największe firmy suplementowe, produkcyjne i usługowe. Trudno przewidzieć jak rozwinie się Twoja firma i marka. Jeśli nie zarejestrujesz znaku i ktoś Cię wyprzedzi z jego rejestracją (lub rejestracją znaku podobnego), będzie mógł żądać od Ciebie zaniechania korzystania z Twojego znaku towarowego, co z pewnością narazi Cię na duże koszty zmiany całej marki, nowej kampanii reklamowej, a przede wszystkim zdobycia renomy u klientów. 

Warto sobie zadać pytanie: ile wydałem/planuję wydać na reklamę?

Jeżeli marka nie jest chroniona to ten zainwestowany czas i pieniądze niestety mogą obrócić się w popiół, bezpowrotnie.

Czy tak nazwy ogólnie jak np. „Zdrowie to Lubię” mogę zarejestrować jako znak towarowy?

Niestety taki znak nie posiada zdolności odróżniającej, więc nie zostanie zarejestrowany. Wśród 1700 naszych zgłoszeń do Urzędu Patentowego mamy case’y, gdzie na większym ryzyku udawało nam się zastrzegać znaki bez szczególnych znaków odróżniających. Jednak musi być spełnionych kilka założeń, żebyśmy w ogóle się tego podjęli.

Na co zwrócić uwagę chcąc zarejestrować znak towarowy? (Jakie niedopełnienia lub błędy w procesie rejestracji mogą nas dużo kosztować?)

Jeśli dokumenty przygotowuje doświadczony pełnomocnik, nie ma się czego obawiać, bo przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty. Jeśli chciałbyś złożyć wniosek bez pomocy pełnomocnika, należy zwrócić uwagę na prawidłowe dobranie klas, dla których znak ma zostać zarejestrowany oraz sporządzenie opisu znaku, jeśli zgłaszamy znak słowno-graficzny.

Tutaj przypomina mi się historia klientki, która po 18 latach straciła markę, mimo że miała zastrzeżony znak na samym początku działalności. Ktoś to zrobił dla niej niestety źle i dzisiaj już nie może korzystać z tej marki swoich sklepów. Musiała je zmienić. Przez te 18 lat była przekonana, że jest chroniona.

Dlaczego warto zainteresować się znakami towarowymi? Znasz przykłady osób, które zbagatelizowały to zagadnienie, a potem żałowały?

Mam sporo takich case’ów, ale przedsiębiorcy niechętnie o nich mówią. W końcu wszyscy chcą mówić o sukcesach, a nie o wtopach. A strata marki firmy, po latach jej budowania, to trochę jak wyjście na spacer bez spodni. Przedsiębiorcy po prostu tracą marki firm. Obojętnie, czy w to wierzymy, czy nie. Tylko o tym nie słychać.

Oprócz standardowych case’ów – jak opisałem wyżej – z zachodu przychodzi moda na zastrzeganie marek firm, która jeszcze nie zostały zastrzeżone po to, żeby „zaszantażować” taką firmę. To trochę tak jak z domenami. Rezerwują te, które są wolne i proponują „odkupienie” lub „wydzierżawienie” takiej marki.

  • Czy takie praktyki są legalne?
  • Jeśli została dokonana rejestracja znaku, przez firmę, która w rzeczywistości nie świadczy danych usług lub nie produkuje określonych produktów, to można starać się ją unieważnić. Takie „puste” rejestracje są legalne, ale Urząd Patentowy stara się z nimi walczyć. Pytanie tylko, czy uda się i jak długo będzie trwała taka walka, jak długo będziemy działać w niepewności, ile nas to będzie kosztować.

Firma A działa dłużej na rynku niż firma B. Firma B rejestruje znak towarowy. Czy po upływie czasu na zgłoszenie sprzeciwu, firma A może jeszcze podjąć jakieś działania w celu odzyskania znaku?

Tak, firma A może złożyć wniosek o unieważnienie rejestracji znaku towarowego, jednak jest to postępowanie bardzo ciężkie dowodowo. Firma A musi wykazać, że rzeczywiście korzystała z danego znaku towarowego i od kiedy, a wbrew pozorom nie jest to takie proste.

Czy jeżeli mamy domenę X.pl gdzie „x” to nasza nazwa, której nie zarejestrujemy to może się zdarzyć, ze jeżeli nasz konkurent ją zarejestruje, będziemy zmuszeni do oddania domeny? Na jakiej zasadzie ja musimy oddać?

Jeżeli konkurent zarejestruje znak X dla tej samej kategorii towarów/usług, dla której prowadzimy domenę X.pl, to będziemy zmuszeni mu ją przekazać. Jeśli nie zrobimy np. cesji umowy, może skierować sprawę do sądu.

  • Musimy ją oddać za darmo?
  • Wszystko zależy od konkretnego stanu faktycznego i działań obu firm (firmy posiadającej domenę oraz firmy posiadającej zarejestrowany znak). Takie sprawy zazwyczaj trafiają do sądu i ciągną się latami. Wiele zależy od intencji stron, czy rzeczywiście są konkurentami, czy działali w dobrej wierze.

Co w przypadku, gdy nasza nazwa jest nazwą angielską? Czy takie nazwy, pochodzące z języków obcych też możemy patentować?

Nie ma to żadnego znaczenia w jakim języku jest znak towarowy. W zasadzie ponad 1/3 spośród ponad 1000 klientów przyszło do nas z nazwą anglojęzyczną do zastrzeżenia.

Czy nazwy kanałów na YT, blogów, podcastów to też znaki towarowe i ktoś może za kilka lat zapukać i nam je zdjąć?

Nazwy kanałów i blogów wiążą się danymi usługami, więc mogą być też znakiem towarowym. Jeśli naruszamy czyjeś prawa, to również będzie miał roszczenie o zaniechanie korzystania z takiej nazwy.

Czyli niezależnie od medium, gdzie używamy marki – YouTube, Facebook, Instagram, aplikacja mobilna, sklep internetowy itd. – to też marki. Na gorąco, dla przykładu marka ABSTRACHUJE zastrzegła znak towarowy o numerze ochronnym R.305377

znak towarowy

Czy jest sens rozważać ochronę znaku towarowego, gdy marka jest oparta o nazwiska wspólników jak w wielu kancelariach prawnych bądź biurach rachunkowych?

W przypadku znaków składających się wyłącznie z nazwisk wspólników, jeśli nie zależy wam na ochronie grafiki (logo) firmy, to ryzyko naruszenia nazwy firmy jest niewielkie.

Jeżeli chcesz mieć pewność to możesz sprawdzić bezpłatnie u nas na https://www.ochronalogo.pl

Czy za „podobne” logo można też oskarżyć? Gdzie jest granica podobieństwa?

Oczywiście, ustawa mówi o znakach identycznych oraz podobnych. 

Granica podobieństwa zależy od wielu czynników m.in. 

  • od rozpoznawalności znaku, 
  • firmy
  • oraz branży. Jeśli branża jest wąska, mocno specjalistyczna, ta granica podobieństwa będzie zupełnie inna niż w przypadku, gdzie odbiorcy stanowią nieograniczony krąg jak np. w przypadku podobnych opakowań słodyczy i napojów.
Do góry!

Polecane artykuły

06.12.2019

Co znosi głowa foundera?

04.12.2019

Pakiety Kurierskie dla ...

Głodny wiedzy? Zapraszamy do sklepu z kursami i ebookami

Sprawdzam